巧用谈判解决商标近似冲突 -- 评析“ODEV”欧盟异议案

发布时间:2018年08月31日

【导读】欧盟一直是中国企业海外注册商标最重要的目标地区之一。与中国商标注册制度不同,欧盟知识产权局对申请人提交的商标注册申请,不进行实质审查,只要符合形式要件即可进入公告程序。若无第三方提出异议,则顺利注册。但当中国申请人遭遇第三方异议时,往往因为不愿支付额外的律师费用而放弃异议答辩,最终导致商标注册申请不成功。事实上,很多异议申请并非一定有理有据,有时候通过私下协商谈判,即可顺利化解商标异议冲突。


2017年智凡代理北京某智能玩具公司向欧盟知识产权局提交了ODEV商标注册申请,类别包括第9类等四个类别。申请进入公告期后,西班牙ODEC公司针对我方客户第9类(软件产品)和42类(软件服务)提出了异议,认为与其注册在先的ODEC商标构成近似。


经过初步的背景调查,智凡了解到西班牙公司主要从事大数据分析方面的业务,而我方客户虽然申请了第9类和42类,但主要是和智能玩具相关的软件。二者虽同属软件方面,但又不存在业务重叠和竞争关系。因此,智凡建议客户与对方展开谈判,商讨商标共存的可能。


得到客户授权后,我们与异议人代理律师进行了长达3个月的磋商(期间异议人同意延长“异议冷静期”),最终双方达成一致:我方客户同意将第9类和42类商品及服务项目进行限制,将其修改为“仅仅与电脑游戏及智能玩具有关的软件产品和服务”,并补偿对方已支出的异议费用;异议人则同意撤回异议申请,并不再提出类似商标争议。


因为对异议积极而合理的应对,客户仅花费有限的谈判服务费和异议补偿费(若对方拒绝延长冷静期,异议将进入第二个阶段并产生高昂律师费)即取得了欧盟商标注册的有利结果。反之,若客户放弃应对且对方异议成立,则欧盟知识产权局不仅会要求我方支付对方所有异议费用,还可能被列入黑名单而丧失进入欧盟市场的机会。